商標(biāo)代理筆記之連續(xù)三年不使用

來(lái)源：尚標(biāo)采編    發(fā)布時(shí)間：2016-06-27 08:17:00　　瀏覽：1753

在商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的過(guò)程中經(jīng)過(guò)會(huì)遇到申請(qǐng)商標(biāo)由于在先權(quán)利商標(biāo)而被駁回的情形，申請(qǐng)商標(biāo)被駁回(相對(duì)理由)之后，代理人通常會(huì)建議商標(biāo)申請(qǐng)人要么與在先引證商標(biāo)簽署共存協(xié)議，要么對(duì)已經(jīng)注冊(cè)并超過(guò)三年的引證商標(biāo)提出連續(xù)三年不使用的撤銷申請(qǐng)，借此來(lái)消除在先權(quán)利商標(biāo)的影響達(dá)到核準(zhǔn)注冊(cè)的目的。筆者結(jié)合自身代理工作中的一些經(jīng)驗(yàn)，談?wù)剬?duì)連續(xù)三年不使用的理解和適用。

一、“連續(xù)三年不使用”的立法目的

《商標(biāo)法》第四十九條第二款“注冊(cè)商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒(méi)有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位和個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)”。商標(biāo)的主要功能在于區(qū)分不同商品或服務(wù)的來(lái)源，其功能的實(shí)現(xiàn)有賴于商標(biāo)的實(shí)際使用。只有通過(guò)實(shí)際使用，在相關(guān)公眾中才能將該商標(biāo)與特定商品或服務(wù)產(chǎn)生聯(lián)系，從而起到區(qū)分來(lái)源的功能。

商標(biāo)連續(xù)三年不使用撤銷制度的設(shè)立是為了鼓勵(lì)和促使注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人使用商標(biāo)，避免商標(biāo)資源閑置、浪費(fèi)，而非懲罰注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人。因此，只要注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人在撤銷商標(biāo)核定使用的商品上進(jìn)行了商標(biāo)使用，即可認(rèn)為構(gòu)成了“連續(xù)三年不使用”中的使用。

二、“連續(xù)三年”的理解

《商標(biāo)法》及其實(shí)施條例中并未對(duì)“連續(xù)三年”的起算點(diǎn)進(jìn)行明確的規(guī)定，根據(jù)目前的商標(biāo)審理實(shí)踐來(lái)看，一般以申請(qǐng)人提出撤銷申請(qǐng)主張(商標(biāo)局實(shí)際受理日)的日期為起算點(diǎn)，向前推算三年。比如，申請(qǐng)人提出撤銷申請(qǐng)并由商標(biāo)局在2015年6月1日受理，那么判斷是否存不使用的時(shí)間界限是2012年6月1日至2015年5月31日。只要不使用的狀態(tài)持續(xù)三年以上就符合了《商標(biāo)法》第四十九條第二款的規(guī)定。

三、商標(biāo)使用的構(gòu)成要件

根據(jù)《商標(biāo)法》第四十八條及《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，商品商標(biāo)使用的具體表現(xiàn)形式有：

1、采用直接貼附、刻印、烙印或者編織等方式將商標(biāo)附著在商品、商品包裝、容器、標(biāo)簽等上，或者使用在商品附加標(biāo)牌、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、介紹手冊(cè)、價(jià)目表等上;

2、商標(biāo)使用在與商品銷售有聯(lián)系的交易文書(shū)上，包括使用在商品銷售合同、發(fā)票、票據(jù)、收據(jù)、商品進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫證明、報(bào)關(guān)單據(jù)等上;

3、商標(biāo)使用在廣播、電視等媒體上，或者在公開(kāi)發(fā)行的出版物中發(fā)布，以及以廣告牌、郵寄廣告或者其他廣告方式為商標(biāo)或使用商標(biāo)的商品進(jìn)行的廣告宣傳;

4、商標(biāo)在展覽會(huì)、博覽會(huì)上使用，包括在展覽會(huì)、博覽會(huì)上提供的使用該商品的印刷品以及其他資料。

5、其他符合法律規(guī)定的商標(biāo)使用形式。

四、收集商標(biāo)使用證據(jù)需要注意的幾點(diǎn)

以上所述的對(duì)于商標(biāo)使用的規(guī)定過(guò)于籠統(tǒng)，具體到實(shí)際應(yīng)用中如何收集商標(biāo)法意義上的使用證據(jù)，結(jié)合筆者的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)：

1、對(duì)使用主體的認(rèn)定

《商標(biāo)法實(shí)施條例》第六十六條第二款：“前款所稱使用的證據(jù)材料，包括商標(biāo)注冊(cè)人使用注冊(cè)商標(biāo)的證據(jù)材料和商標(biāo)注冊(cè)人許可他人使用注冊(cè)商標(biāo)的證據(jù)材料”。由此看出，注冊(cè)人自己或經(jīng)授權(quán)的使用均為有效使用行為。

《北京市高級(jí)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判新發(fā)展(2012)》第66條對(duì)商標(biāo)使用主體以及商標(biāo)許可也有釋明，即“有效使用注冊(cè)商標(biāo)是維持商標(biāo)注冊(cè)的必要條件，這種使用應(yīng)當(dāng)是在核定商品或服務(wù)上的公開(kāi)、真實(shí)、合法的商業(yè)使用。注冊(cè)商標(biāo)的使用，既包括商標(biāo)注冊(cè)人自己的使用，也包括獲得商標(biāo)注冊(cè)人許可的其他主體的使用，但這種注冊(cè)商標(biāo)的使用必須是在商業(yè)流通領(lǐng)域發(fā)揮商標(biāo)區(qū)分商品或服務(wù)來(lái)源作用的使用。注冊(cè)商標(biāo)許可使用人與被許可使用人之間，或者生產(chǎn)標(biāo)注被許可注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)志商品的委托人與受托人之間，即使有標(biāo)注被許可注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)志的商品買(mǎi)賣行為，但由于此類買(mǎi)賣行為發(fā)生在特定市場(chǎng)主體之間，通常不是通過(guò)商標(biāo)的識(shí)別作用而建立的，故難以認(rèn)定被許可使用商標(biāo)起到了區(qū)分商品來(lái)源的作用，也就不能認(rèn)定使用該商標(biāo)標(biāo)志的行為構(gòu)成商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為”。

2、必須是對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用，不可改變注冊(cè)商標(biāo)的顯著特征

《北京市高級(jí)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判新發(fā)展(2013)》第45條，即“注冊(cè)商標(biāo)的使用通常應(yīng)理解為按照商標(biāo)注冊(cè)證上的樣式使用商標(biāo)。實(shí)際使用的商標(biāo)與商標(biāo)注冊(cè)證上的商標(biāo)標(biāo)識(shí)不同但未改變注冊(cè)商標(biāo)的顯著特征，仍可視為對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用。但是，實(shí)際使用的注冊(cè)商標(biāo)的部分構(gòu)成要素的，不構(gòu)成對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用”。“鐵力士TINIT”商標(biāo)撤銷案中，二審法院認(rèn)定雖然注冊(cè)人提交的使用證據(jù)表明復(fù)審商標(biāo)的中文部分具有使用行為，但復(fù)審商標(biāo)的“TINIT”英文部分仍為復(fù)審商標(biāo)的顯著識(shí)別部分，由于使用的商標(biāo)與復(fù)審商標(biāo)差異較大不能視為復(fù)審商標(biāo)的使用。

3、必須是對(duì)核準(zhǔn)注冊(cè)的商品的使用

最近，北京市高級(jí)人民法院民三庭歸納整理了當(dāng)前知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判中需要注意的問(wèn)題，分別就專利、商標(biāo)、著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件審判中涉及的若干實(shí)體和程序問(wèn)題提出了初步意見(jiàn)，針對(duì)連續(xù)三年不使用注冊(cè)商標(biāo)的審查問(wèn)題提出了“對(duì)于使用注冊(cè)商標(biāo)的商品范圍應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持長(zhǎng)期以來(lái)已經(jīng)形成的標(biāo)準(zhǔn)，即只有在核定商品上的使用，才是對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用，在與核定使用商品類似的商品上的使用，并非對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用，不能據(jù)此維持注冊(cè)商標(biāo)有效;商標(biāo)注冊(cè)人在核定使用的一種商品上使用注冊(cè)商標(biāo)的，在與該商品相類似的其他核定商品上的注冊(cè)可予以維持”的審理意見(jiàn)。在“GNC”案件中，二審法院就認(rèn)定在“蜂蜜”等蜂產(chǎn)品上的使用并非在涉案“非醫(yī)用營(yíng)養(yǎng)魚(yú)油”上的使用，不屬于商標(biāo)法意義上的使用。又如“萬(wàn)寶WANBAO”案iii，最高法院認(rèn)為只要不屬于在核定使用的商品上使用，就不屬于訴爭(zhēng)商標(biāo)的使用，不考慮類似商品的使用情形。

4、使用行為必須發(fā)生在我國(guó)的大陸地域范圍內(nèi)

商標(biāo)使用的地域不包括我國(guó)的香港、澳門(mén)、臺(tái)灣地區(qū)。由于香港、澳門(mén)、臺(tái)灣地區(qū)實(shí)行獨(dú)立的法律制度，與我國(guó)大陸的法域不同，故在上述地區(qū)的使用不能用于證明我國(guó)注冊(cè)商標(biāo)的使用。

目前對(duì)于“定牌加工”情形是否認(rèn)定為商標(biāo)的使用雖有爭(zhēng)議，但是結(jié)合“SCALEXTRIC”案以及“好宜家”案v的判決來(lái)看，在經(jīng)營(yíng)制造商品，通過(guò)“定牌加工”方式全部出口或外銷國(guó)外，符合國(guó)際市場(chǎng)商品流通的交易習(xí)慣，有利于國(guó)內(nèi)外客商識(shí)別商品的提供主體，有利于企業(yè)獲取商品信譽(yù)，尋求相關(guān)法律保護(hù)，客觀上已經(jīng)起到識(shí)別商品來(lái)源的商標(biāo)使用目的。故，對(duì)“定牌加工”的情形目前通常認(rèn)定為商標(biāo)法意義上的使用。

5、必須是公開(kāi)、真實(shí)、合法的商業(yè)使用

所謂公開(kāi)，指在公開(kāi)的商業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行使用，不能使內(nèi)部使用行為，比如辦公場(chǎng)所的標(biāo)示、僅在內(nèi)部使用的文具上標(biāo)示出來(lái)不能認(rèn)定為公開(kāi)。

所謂真實(shí)，指不能是應(yīng)付性的、零星的、偶然發(fā)生的、象征性的使用，而只能通過(guò)商品的實(shí)際銷售，或者至少是為進(jìn)行這樣的銷售而作出的實(shí)質(zhì)性和公開(kāi)的行為。“大橋DAQIAO及圖”商標(biāo)撤銷案，二審法院認(rèn)為，僅有一次性的廣告行為投放在發(fā)行量不大的《湖州日?qǐng)?bào)》上，且銷售及廣告行為發(fā)生在復(fù)審三年期間的最后三個(gè)月，故上述使用行為屬于規(guī)避商標(biāo)法第四十四條規(guī)定象征性的使用行為，不予維持復(fù)審商標(biāo)的注冊(cè)效力。

所謂合法，指評(píng)價(jià)的范圍僅限制于商標(biāo)法律規(guī)定。只要商標(biāo)使用行為本身不違反商標(biāo)法律強(qiáng)制性、禁止性規(guī)定就可認(rèn)定為商標(biāo)使用行為合法。至于商品上或企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為中的其他違法行為，行為人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，與商標(biāo)使用行為的合法判斷無(wú)關(guān)。司法對(duì)于合法使用行為的認(rèn)定，在“康王”案中，北京市高院認(rèn)為，判斷商標(biāo)使用行為合法與否的法律依據(jù)，并不限于商標(biāo)法及其配套法規(guī)。如果違反法律法規(guī)強(qiáng)制性、禁止性規(guī)定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的商標(biāo)使用行為認(rèn)定經(jīng)營(yíng)者商標(biāo)使用行為的法律效力，則可以鼓勵(lì)、縱容違法行為，與商標(biāo)法有關(guān)商標(biāo)使用行為規(guī)定的本意不符。而在“卡斯特”案中，最高人民法院修正了之前“康王”案的觀點(diǎn)，認(rèn)為“只要在商業(yè)中公開(kāi)、真實(shí)的使用了注冊(cè)商標(biāo)，且注冊(cè)商標(biāo)的使用行為本身沒(méi)有違反商標(biāo)法律規(guī)定，則注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人已經(jīng)盡到法律規(guī)定的使用義務(wù)。爭(zhēng)議商標(biāo)有關(guān)的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否違反進(jìn)口、銷售等方面的法律規(guī)定，并非《商標(biāo)法》第四十四條第(四)項(xiàng)(現(xiàn)第四十九條)所要規(guī)范和調(diào)整的問(wèn)題。

6、常見(jiàn)的商標(biāo)使用證據(jù)

(1)許可協(xié)議。單純?cè)S可他人使用自己的商標(biāo)或轉(zhuǎn)讓商標(biāo)權(quán)，許可人或被許可人都沒(méi)有對(duì)商標(biāo)進(jìn)行實(shí)際使用，這種行為不能認(rèn)定具有商標(biāo)法意義上的使用。

(2)商標(biāo)的標(biāo)簽及外包裝。該些證據(jù)雖然都可以視為商標(biāo)的使用證據(jù)，但是如僅有這些證據(jù)無(wú)其他證據(jù)佐證或未形成有效證據(jù)鏈則也較難認(rèn)定為真實(shí)、公開(kāi)的商標(biāo)使用。如“保時(shí)捷”商標(biāo)撤銷復(fù)審案。

(3)合同或相關(guān)發(fā)票。代理實(shí)務(wù)中，如僅提交一份合同或發(fā)票，通常會(huì)被認(rèn)定為缺乏合同實(shí)際履行的證據(jù)，不足以證明發(fā)生了真實(shí)、公開(kāi)的使用。如提交的是廣告合同，更好有發(fā)票以及實(shí)際廣告發(fā)布的資料(雜志或報(bào)紙)進(jìn)行印證。

(4)單一產(chǎn)品廣告、發(fā)布商標(biāo)注冊(cè)信息等行為，往往被視為應(yīng)付性的、象征性的行為，不能發(fā)生商標(biāo)的識(shí)別功能，不被視為使用行為。

五、行政訴訟中新提交證據(jù)的采納

對(duì)于商標(biāo)連續(xù)三年不使用行政訴訟中新證據(jù)是否能被法院采納，在早期法院對(duì)新證據(jù)的采納較為慎重。但是結(jié)合最近幾年公開(kāi)的審判結(jié)果來(lái)看，法院對(duì)于訴訟階段新的使用證據(jù)持寬松接受的態(tài)度。如“信遠(yuǎn)齋”商標(biāo)撤銷案、“國(guó)醫(yī)GUOYI及圖”商標(biāo)撤銷案、“駝及圖”商標(biāo)撤銷案、“TONDAR”商標(biāo)撤銷案、“莊吉GEORGE及圖”商標(biāo)撤銷案。筆者認(rèn)為，法院接受訴訟中新提交的證據(jù)也符合了撤銷連續(xù)三年不使用商標(biāo)這一制度設(shè)立的目的，即促進(jìn)商標(biāo)的使用，并非懲罰商標(biāo)注冊(cè)人。如果不接受訴訟階段提交的新證據(jù)，則將會(huì)導(dǎo)致商標(biāo)注冊(cè)人再無(wú)其他救濟(jì)途徑。

六、注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)三年不使用的正當(dāng)理由

《商標(biāo)法實(shí)施條例》第六十七條規(guī)定了：“以下情形屬于商標(biāo)法第四十九條規(guī)定的正當(dāng)理由：(一)不可抗力;(二)政府政策性限制;(三)破產(chǎn)清算;(四)其他不可歸責(zé)于商標(biāo)注冊(cè)人的正當(dāng)理由”。

不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況。如地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、海嘯等。

政府政策性限制：一般指出于政策考慮，對(duì)特定行為的限制，導(dǎo)致商標(biāo)無(wú)法使用。政府政策性限制一般包括：進(jìn)出口限制，導(dǎo)致無(wú)法商業(yè)運(yùn)行;政策性限制生產(chǎn)、銷售等。

破產(chǎn)清算：破產(chǎn)清算時(shí)，企業(yè)已經(jīng)不具有經(jīng)營(yíng)資格，因此也無(wú)法將商標(biāo)投入使用。

其他正當(dāng)理由。如“紅山鈺龍HSYL及圖”商標(biāo)撤銷案xv。

結(jié)合以上所述，筆者認(rèn)為，提出商標(biāo)連續(xù)三年不使用的撤銷申請(qǐng)不失為排除在先權(quán)利商標(biāo)的利器，但如何能最大限度地利用好該制度仍有較多方面的問(wèn)題值得探討。

文章標(biāo)簽:  商標(biāo)代理