尚標(biāo)：馳名商標(biāo)與企業(yè)名稱的權(quán)利沖突

來源：尚標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)    發(fā)布時(shí)間：2017-08-21 23:24:00　　瀏覽：2845

通常，注冊(cè)商標(biāo)權(quán)與企業(yè)名稱權(quán)是兩類平行的知識(shí)產(chǎn)權(quán)概念，并不產(chǎn)生沖突。但當(dāng)商標(biāo)在經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域中取得知名度后，他人將商標(biāo)名稱登記在企業(yè)名稱中并突出使用，且使社會(huì)公眾對(duì)商品和服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆時(shí)，這樣的行為即構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。本文將結(jié)合案例介紹當(dāng)前司法實(shí)踐和工商行政管理實(shí)務(wù)各自對(duì)此類“搭便車”行為的規(guī)制措施。

【案例介紹】

原告星源公司是一家在美國(guó)注冊(cè)成立的公司，以公司經(jīng)營(yíng)和特許經(jīng)營(yíng)方式在全世界范圍從事咖啡零售業(yè)務(wù)。原告將“STARBUCKS”文字標(biāo)識(shí)、“STARBUCKS”文字及圖形標(biāo)識(shí)分別于1996年和1997年在第42類(提供食物和飲料服務(wù);臨時(shí)住宿)和第30類(咖啡、茶、面包、調(diào)味佐料等)在中國(guó)進(jìn)行了商標(biāo)注冊(cè)。原告又于2000年2月將“星巴克”文字標(biāo)識(shí)在第42類、30類進(jìn)行了商標(biāo)注冊(cè)。

1999年，原告在中國(guó)大陸內(nèi)第一家星巴克連鎖店在北京開業(yè)，并開始在宣傳材料中使用上述文字圖形標(biāo)識(shí)。被告上海星巴克咖啡館有限公司于1999年10月20日獲得企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)，并于2000年3月9日成立。被告隨后在其經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中除使用了企業(yè)名稱外，還使用了“上海星巴克咖啡館有限公司”文字與三顆五角星共同構(gòu)成的綠色圓形標(biāo)識(shí)、“星巴克特色咖啡Starbuck Coffee”文字標(biāo)識(shí)等各類標(biāo)識(shí)。

原告稱，被告在知道上述商標(biāo)具有極高馳名度的情況下，仍將“星巴克”商標(biāo)作為企業(yè)名稱中的字號(hào)，并將該字號(hào)突出使用在其咖啡館內(nèi)的多種物品上，其行為具有明顯搭便車的故意，足以引起相關(guān)公眾誤認(rèn)為被告與作為“STARBUCKS”商標(biāo)權(quán)人的原告存在某種聯(lián)系或誤解為同一市場(chǎng)主體，使他人對(duì)商品和服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆，構(gòu)成對(duì)原告上述商標(biāo)權(quán)利的侵害，也構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。故訴請(qǐng)：1.確認(rèn)星源公司注冊(cè)的“STARBUCKS”等6個(gè)商標(biāo)為馳名商標(biāo);2.判令被告立即停止侵犯上述注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)和對(duì)原告的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng);3.確認(rèn)被告在企業(yè)名稱中使用“星巴克”字樣構(gòu)成對(duì)原告“星巴克”馳名商標(biāo)的侵權(quán);4.判令被告停止使用所有與“STARBUCKS”等6個(gè)商標(biāo)相同或近似的圖形、標(biāo)識(shí)，并停止使用含有“星巴克”字樣的企業(yè)名稱;5.沒收和銷毀被告現(xiàn)有的侵權(quán)物品;6.判令被告公開向原告賠禮道歉、消除影響，在《解放日?qǐng)?bào)》、《新民晚報(bào)》上刊登致歉聲明;7.判令被告賠償原告經(jīng)濟(jì)損失人民幣50萬元;8.判令被告支付原告合理支出費(fèi)用和律師費(fèi)共計(jì)人民幣56萬元。

【裁判】

法院認(rèn)為：原告注冊(cè)的商標(biāo)無論使用還是權(quán)利取得的時(shí)間，均早于被告。被告明知其對(duì)“星巴克”文字不享有合法民事權(quán)益，卻將“星巴克”文字作為企業(yè)名稱中的字號(hào)進(jìn)行登記，具有明顯的主觀惡意。被告使用的“Starbucks”英文文字、“咖啡杯”圖案與原告的注冊(cè)商標(biāo)近似，且使用范圍與原告商標(biāo)核定的使用范圍相同，因此被告的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

法院據(jù)此判決：

一、被告停止侵犯原告星源公司享有的“STARBUCKS”、“星巴克”馳名商標(biāo)(均為第42類)專用權(quán);停止侵犯原告星源公司享有的“STARBUCKS”商標(biāo)、“星巴克”商標(biāo)和“STARBUCKS”文字及圖形商標(biāo)專用權(quán)。

二、被告停止對(duì)原告的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。

三、被告應(yīng)于本判決生效之日起三十日內(nèi)變更企業(yè)名稱，變更后的企業(yè)名稱中不得包含“星巴克”文字。

四、被告應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告經(jīng)濟(jì)損失人民幣500,000元。

五、被告應(yīng)于本判決生效之日起三十日內(nèi)，在《新民晚報(bào)》上刊登聲明，向原告賠禮道歉，消除影響(內(nèi)容需經(jīng)本院審核)。

六、對(duì)原告的其余訴訟請(qǐng)求不予支持。

一審判決后，被告提出上訴。二審判決駁回上訴，維持原判。

【評(píng)析】

一、本案涉及的爭(zhēng)議焦點(diǎn)：

1、馳名商標(biāo)的認(rèn)定

過去我國(guó)在馳名商標(biāo)的認(rèn)定上主要是單一的行政認(rèn)定體制，具體是由工商行政管理部門對(duì)馳名商標(biāo)進(jìn)行認(rèn)定。2001年、2002年最高院先后出臺(tái)了《關(guān)于審理涉及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》、《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》，確立了法院可以在個(gè)案中對(duì)馳名商標(biāo)進(jìn)行認(rèn)定的原則。

法院認(rèn)定馳名商標(biāo)必須是在注冊(cè)商標(biāo)需要跨類保護(hù)時(shí)才予以認(rèn)定。如果商標(biāo)權(quán)人基于普通商標(biāo)專用權(quán)可以得到保護(hù)的，則法院無需認(rèn)定。換言之，只有當(dāng)其它類別的權(quán)利影響到了注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利且構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，法院才有認(rèn)定的必要。

另外當(dāng)事人不能將認(rèn)定馳名商標(biāo)作為一項(xiàng)訴訟請(qǐng)求提出，而只能將是否為馳名商標(biāo)作為一個(gè)事實(shí)向法院提出，由法院來進(jìn)行確認(rèn)。所以在本案中，判決主文里對(duì)涉案商標(biāo)是否為馳名商標(biāo)并不闡述，只在事實(shí)部分進(jìn)行確認(rèn)。

因本案屬于跨類保護(hù)，所以需要對(duì)商標(biāo)是否為馳名商標(biāo)進(jìn)行認(rèn)定。法院最終根據(jù)商標(biāo)法規(guī)定，認(rèn)定原告的商標(biāo)為馳名商標(biāo)。

2、是否構(gòu)成侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)

(1)被告將“星巴克”登記為企業(yè)字號(hào)是否具有主觀惡意

本案中原告商標(biāo)注冊(cè)在前，被告名稱登記在后，且被告是原告的同業(yè)經(jīng)營(yíng)者，應(yīng)當(dāng)知道原告商標(biāo)的知名度。另外2003年8月1日《解放日?qǐng)?bào)》曾報(bào)道，上海星巴克總經(jīng)理茆先生在接受該報(bào)采訪時(shí)承認(rèn)，因覺得美國(guó)星巴克公司開了4,000多家店、“星巴克”牌子好，為此在上海對(duì)“星巴克”進(jìn)行了搶注?？梢姡桓娴怯浧淦髽I(yè)名稱前已知曉“STARBUCKS”或“星巴克”商標(biāo)。然而庭審中，被告對(duì)其企業(yè)名稱的注冊(cè)卻作了另外的解釋：該公司董事長(zhǎng)觀看了影片《獅子王》后，非常喜愛影片中的主人公辛巴，并對(duì)辛巴坐在繁星密布的夜空下的景象印象深刻，就此萌生創(chuàng)意，遂將“辛巴”改為“星巴”，兼之考慮到做生意要克制對(duì)手，故加“克”字組合成“星巴克”文字。被告的創(chuàng)意解釋顯然十分牽強(qiáng)，難以令人相信被告對(duì)“星巴克”文字的使用只是出于創(chuàng)意上的巧合，同時(shí)也與其先前自認(rèn)“搶注”的陳述產(chǎn)生矛盾，故法院認(rèn)定被告將“星巴克”文字作為企業(yè)名稱中的字號(hào)進(jìn)行登記具有主觀惡意。

(2)被告在經(jīng)營(yíng)過程中使用相關(guān)文字標(biāo)識(shí)的行為存在不正當(dāng)性：

A、被告對(duì)“星巴克”文字存在突出使用的情況。雖然“星巴克”是被告企業(yè)名稱的組成部分，但被告在明知“星巴克”商標(biāo)的情況，對(duì)其進(jìn)行突出使用，“搭便車”的故意十分明顯，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng);

B、被告使用“Starbuck”具有明顯故意?！靶前涂恕比肿鳛楸桓嫫髽I(yè)名稱，被告對(duì)其使用尚有一定合理性。但被告使用“Starbuck”標(biāo)識(shí)顯然具有主觀故意，侵犯了原告的商標(biāo)權(quán);

C、此外被告還使用了“上海星巴克咖啡館”文字及兩顆五角星的綠色圓形圖形標(biāo)識(shí)、“星巴克咖啡館”文字標(biāo)識(shí)、“星巴克特色咖啡Starbuck Coffee”文字標(biāo)識(shí)、“星巴克特色”文字標(biāo)識(shí)等。這些標(biāo)識(shí)均與原告的注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成了近似，且應(yīng)用領(lǐng)域亦相同，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

3、關(guān)于賠償數(shù)額

《商標(biāo)法》第五十六條第一、二款規(guī)定：“侵犯商標(biāo)專用權(quán)的賠償數(shù)額，為侵權(quán)人在侵權(quán)期間因侵權(quán)所獲得的利益，或者被侵權(quán)人在被侵權(quán)期間因被侵權(quán)所受到的損失，包括被侵權(quán)人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支。侵權(quán)人因侵權(quán)所得利益，或者被侵權(quán)人因被侵權(quán)所受損失難以確定的，由人民法院根據(jù)侵權(quán)行為的情節(jié)判決給予50萬元以下的賠償?！薄斗床徽?dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第二十條第一款規(guī)定：“經(jīng)營(yíng)者違反本法規(guī)定，給被侵害的經(jīng)營(yíng)者造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任，被侵害的經(jīng)營(yíng)者的損失難以計(jì)算的，賠償額為侵權(quán)人在侵權(quán)期間因侵權(quán)所獲得的利潤(rùn);并應(yīng)當(dāng)承擔(dān)被侵害的經(jīng)營(yíng)者因調(diào)查該經(jīng)營(yíng)者侵害其合法權(quán)益的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為所支付的合理費(fèi)用。”

本案中原告主張的利潤(rùn)損失系按侵權(quán)人(即被告)的利潤(rùn)所得計(jì)算的，不過最終并未獲得法院的支持。目前司法實(shí)踐中法院對(duì)于被侵權(quán)人的損失數(shù)額和侵權(quán)人獲得的利益數(shù)額均很少認(rèn)定，而是根據(jù)具體案情酌定賠償金額。此類案件上海地區(qū)司法實(shí)踐的賠償金額一般不超過50萬元，且已包含了律師費(fèi)、公證費(fèi)等實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。

二、法院判決的執(zhí)行

本案中法院判決被告應(yīng)在30日內(nèi)變更企業(yè)名稱，后被告到期未主動(dòng)履行該項(xiàng)義務(wù)，該案即進(jìn)入執(zhí)行階段。在執(zhí)行過程中，對(duì)于企業(yè)名稱的變更，不僅要求被執(zhí)行人親自到工商部門辦理更名手續(xù)，而且選擇新的企業(yè)名稱，除需要被執(zhí)行人確認(rèn)外，還須經(jīng)工商部門重新審核后方能批準(zhǔn)。同時(shí)，企業(yè)名稱變更還涉及到稅務(wù)、消防、衛(wèi)生等方方面面，手續(xù)繁雜，沒有被執(zhí)行人的主動(dòng)配合，法院也不能直接替代被執(zhí)行人強(qiáng)制履行變更手續(xù)。最后執(zhí)行法官采取凍結(jié)、扣劃被執(zhí)行人名下的銀行帳戶等強(qiáng)制措施，對(duì)被執(zhí)行人施加壓力，才使被執(zhí)行人主動(dòng)向工商部門辦理了企業(yè)名稱的變更手續(xù)。

由此引申的問題是，如被告不主動(dòng)履行該項(xiàng)判決義務(wù)時(shí)，工商部門如何配合法院的執(zhí)行部門處理名稱變更事宜，目前尚無規(guī)定。據(jù)悉，近期最高院將會(huì)同國(guó)家工商總局共同發(fā)文，此類問題可望得到解決。

三、類似的境外案例

2007年1月12日，韓國(guó)大法院對(duì)星巴克公司訴韓國(guó)Elpraya公司侵害“星巴克”商標(biāo)權(quán)一案作出終審判決，決定維持二審判決，認(rèn)定兩家企業(yè)的商標(biāo)從名稱到外觀均不相同，Elpraya公司不存在侵權(quán)行為。

這一事件要追溯到三年前。2003年12月，星巴克公司向韓國(guó)專利裁判院提出申訴，稱Elpraya公司使用的starpreya商標(biāo)名稱及圖案與“星巴克”(starbucks)商標(biāo)非常接近，Elpraya公司意在借用“星巴克”的知名度進(jìn)行不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，要求取消該公司的商標(biāo)注冊(cè)。這一要求遭到拒絕，星巴克公司隨即向?qū)＠ㄔ禾崞鹪V訟。

2005年3月，韓國(guó)專利法院作出二審判決，認(rèn)為兩個(gè)商標(biāo)名稱中的“star”只是一般用詞，不足以作為區(qū)別于其他商標(biāo)的關(guān)鍵部分;星巴克商標(biāo)中用的是美人魚圖案，而starpreya商標(biāo)中用的是女神的右側(cè)臉部圖案，兩個(gè)商標(biāo)明顯不同。因而法院認(rèn)定Elpraya公司不存在侵權(quán)行為，駁回了原告的起訴。星巴克公司繼而向大法院提出上訴。

大法院經(jīng)審理認(rèn)為，根據(jù)星巴克公司在韓國(guó)使用starbucks商標(biāo)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的時(shí)間，刊登廣告的方法、次數(shù)等情況，到starpreya商標(biāo)注冊(cè)之前，不能確認(rèn)星巴克在韓國(guó)已成為知名商標(biāo)。兩個(gè)商標(biāo)雖然均是以綠色為主色的圓型，文字和圖案位置相同，但內(nèi)容有明顯差異，不能認(rèn)定是相似商標(biāo)。大法院最終裁定維持二審判決，星巴克公司敗訴。

在韓國(guó)審理的這起案件幾乎與上海星巴克案件同時(shí)審理，且案情近似，不過判決結(jié)果卻大相徑庭。當(dāng)然各國(guó)司法制度各異，且每起案件依據(jù)的事實(shí)都不同，所以不能進(jìn)行簡(jiǎn)單對(duì)比。

四、馳名商標(biāo)與企業(yè)名稱權(quán)利沖突時(shí)的行政救濟(jì)程序

當(dāng)出現(xiàn)馳名商標(biāo)權(quán)與企業(yè)名稱權(quán)出現(xiàn)沖突時(shí)，商標(biāo)權(quán)人除通過司法途徑主張權(quán)利外，還可向工商行政管理部門申請(qǐng)要求處理企業(yè)名稱爭(zhēng)議。2006年12月5日，上海市工商行政管理局發(fā)布了《企業(yè)名稱爭(zhēng)議處理暫行辦法》(以下簡(jiǎn)稱“辦法”)?！掇k法》規(guī)定，申請(qǐng)人認(rèn)為已經(jīng)登記注冊(cè)的企業(yè)名稱在使用過程中，以突出使用字號(hào)或其他方式與申請(qǐng)人的名稱或馳名商標(biāo)、上海市著名商標(biāo)等高知名度商標(biāo)構(gòu)成混淆，致使公眾對(duì)商品或者服務(wù)的來源產(chǎn)生誤解，或者損害申請(qǐng)人合法權(quán)益，可以向企業(yè)名稱爭(zhēng)議處理機(jī)關(guān)申請(qǐng)?zhí)幚砥髽I(yè)名稱爭(zhēng)議。

1、申請(qǐng)的受理機(jī)關(guān)

《辦法》規(guī)定，上海市工商行政管理局和區(qū)縣工商分局負(fù)責(zé)各自核準(zhǔn)的企業(yè)名稱爭(zhēng)議的處理工作。

2、申請(qǐng)需提交的材料

申請(qǐng)人需提交申請(qǐng)書、申請(qǐng)人身份證明和證明侵權(quán)的材料。證明侵權(quán)的材料一般包括：

(1)證明申請(qǐng)人的字號(hào)或者商標(biāo)具有較高知名度或者聲譽(yù)的材料;

(2)證明被申請(qǐng)人在使用其名稱過程中，以突出使用字號(hào)或其他方式與申請(qǐng)人名稱或高知名度商標(biāo)構(gòu)成混淆，致使公眾對(duì)商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生誤解的材料;

(3)證明申請(qǐng)人的合法權(quán)益因此受到損害的材料。

3、處理決定的作出

工商機(jī)關(guān)一般應(yīng)在受理申請(qǐng)之日起6個(gè)月內(nèi)作出處理決定：

(1)駁回申請(qǐng);

(2)維持被申請(qǐng)人的企業(yè)名稱并責(zé)令被申請(qǐng)人規(guī)范使用企業(yè)名稱的;

此類情況是指被申請(qǐng)人突出使用字號(hào)等不規(guī)范行為與申請(qǐng)人商標(biāo)雖已構(gòu)成混淆，但只要恢復(fù)對(duì)企業(yè)名稱的規(guī)范使用即可消除公眾誤解或損害的，此時(shí)無需作出企業(yè)名稱變更的決定。

(3)責(zé)令被申請(qǐng)人辦理企業(yè)名稱變更登記。

4、不服處理決定的救濟(jì)措施

(1)當(dāng)事人對(duì)處理決定不服的，可以申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟。

(2)申請(qǐng)人如對(duì)處理決定不認(rèn)可的，除采用上述第一種救濟(jì)方式外，還可直接以商標(biāo)侵權(quán)或不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)為由向法院提起民事訴訟。

當(dāng)然，如工商部門在處理決定中作出了對(duì)申請(qǐng)人不利的決定，法院在民事裁判中卻又支持了申請(qǐng)的訴請(qǐng)，即當(dāng)行政決定與司法判決不一致時(shí)，法院的生效法律文書能否在工商部門得到順利執(zhí)行，目前尚無規(guī)定。

5、處理決定的執(zhí)行

當(dāng)工商機(jī)關(guān)作出責(zé)令被申請(qǐng)人限期辦理企業(yè)名稱變更登記的決定后，被申請(qǐng)人如拒不辦理的，工商機(jī)關(guān)有權(quán)按以下方式處理：

(1)扣繳被申請(qǐng)人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，加蓋“該企業(yè)名稱已責(zé)令限期變更”章;

(2)被申請(qǐng)人或其分支機(jī)構(gòu)以原名稱向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理名稱變更以外的其他工商登記的，登記機(jī)關(guān)不予受理;

(3)被申請(qǐng)人申報(bào)企業(yè)年檢的，登記機(jī)關(guān)不予加蓋年檢戳記。

【結(jié)語】

當(dāng)出現(xiàn)馳名商標(biāo)與企業(yè)名稱權(quán)利沖突時(shí)，商標(biāo)權(quán)人可以選擇采用民事司法救濟(jì)和行政救濟(jì)兩種模式。行政救濟(jì)程序的優(yōu)點(diǎn)在于執(zhí)行的便捷，但不能處理民事賠償，而民事司法救濟(jì)程序卻可以在判決更名的同時(shí)審理民事賠償。

對(duì)馳名商標(biāo)權(quán)人而言，究竟是采用民事司法程序還是采用行政程序救濟(jì)自己的權(quán)利更為有利呢，殊無定論。筆者認(rèn)為，應(yīng)根據(jù)具體案情綜合評(píng)估再行決定救濟(jì)程序的選擇和采用順序。

(筆者注：本案原告除星源公司外，還有上海統(tǒng)一星巴克咖啡有限公司。前者授權(quán)后者在中國(guó)上海市使用星巴克商標(biāo)。被告除上海星巴克咖啡館有限公司外，還有上海星巴克咖啡館有限公司南京路分公司。因篇幅有限，筆者將案情簡(jiǎn)化，故另一原告和另一被告不在文中具名出現(xiàn)。)

來源：咫尺天涯的博客

文章標(biāo)簽:  尚標(biāo)  馳名商標(biāo)