期刊名稱也需要注冊(cè)商標(biāo)嗎?法官為你解讀

來源：中華商標(biāo)雜志    發(fā)布時(shí)間：2016-10-21 07:19:00　　瀏覽：2812

期刊名稱的商標(biāo)注冊(cè)問題

——上海交通大學(xué)訴國家工商總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)商標(biāo)申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛案

案 情

當(dāng)事人：

原告：上海交通大學(xué)

被告：國家工商總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)

《交大法學(xué)》是上海交通大學(xué)公開發(fā)行的期刊。2012年1月和2月，新聞出版總署、上海市新聞出版局發(fā)函同意創(chuàng)辦《交大法學(xué)》雜志。該雜志由上海交通大學(xué)主管、主辦。2012年2月21日獲得《期刊出版許可證》，期刊名稱為《交大法學(xué)》，刊期為季刊。截止到本案開庭審理時(shí)該期刊共計(jì)出版了15期。

2011年至2013年，上海交通大學(xué)就期刊《交大法學(xué)》與萬律網(wǎng)westlaw、北大法寶、中國知網(wǎng)CNKI等均存在合作關(guān)系。在2013年度中國人文社科學(xué)術(shù)期刊、科研機(jī)構(gòu)排行榜“復(fù)印報(bào)刊資料” 轉(zhuǎn)載學(xué)術(shù)論文指數(shù)180余種期刊排名中，《交大法學(xué)》2013年和2014年轉(zhuǎn)載率名次為第13名和第10名，2014年轉(zhuǎn)載量排名為第22名，綜合指數(shù)排名為第17名。2014年起《交大法學(xué)》被《中文科技期刊數(shù)據(jù)庫》全文收錄。 2015年8月28日，《交大法學(xué)》入選2015《中國學(xué)術(shù)期刊影響因子年報(bào)》統(tǒng)計(jì)源期刊。

2013年12月25日，上海交通大學(xué)向國家工商總局商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)“交大法學(xué)”(簡稱申請(qǐng)商標(biāo)，江平教授曾題詞“交大法學(xué)院”，申請(qǐng)商標(biāo)取自“交大法學(xué)”)商標(biāo)，指定使用的商品類別為第16類，包括小冊(cè)子、印刷品、書籍、印刷出版物、證書、雜志(期刊)等。商標(biāo)局認(rèn)為該標(biāo)志直接表示了商品的內(nèi)容等特點(diǎn)，用在“雜志(期刊)”上易使消費(fèi)者產(chǎn)生誤認(rèn)，不得作為商標(biāo)注冊(cè)，根據(jù)《中華人民共和國商標(biāo)法》(簡稱《商標(biāo)法》)第十條第一款第(七)項(xiàng)、第十一條第一款第(二)項(xiàng)的規(guī)定，駁回了注冊(cè)申請(qǐng)。后上海交通大學(xué)提出復(fù)審請(qǐng)求。國家工商總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)(下稱“商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)”)作出決定，認(rèn)為申請(qǐng)商標(biāo)指定使用在“教學(xué)材料(儀器除外)”等商品上，直接表示了商品的內(nèi)容等特點(diǎn)，缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征，且上海交通大學(xué)提供的在案證據(jù)不足以證明申請(qǐng)商標(biāo)在中國大陸地區(qū)經(jīng)過使用已具有一定知名度，進(jìn)而產(chǎn)生標(biāo)識(shí)商品來源的顯著性。若申請(qǐng)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓使用在“雜志(期刊)”等商品上則易導(dǎo)致相關(guān)公眾對(duì)商品的內(nèi)容等特點(diǎn)產(chǎn)生誤認(rèn)，屬于《商標(biāo)法》第十條第一款第(七)項(xiàng)所指的“不得作為商標(biāo)使用”的標(biāo)志。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)根據(jù)《商標(biāo)法》第十條第一款第(七)項(xiàng)、第十一條第一款第(二)項(xiàng)、第三十條和第三十四條的規(guī)定，對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)予以駁回。

此外，第6080854號(hào)“交大”商標(biāo)為有效的注冊(cè)商標(biāo)，核定使用的商品類別為國際分類第16類，包括印刷品、印刷出版物、教學(xué)材料(儀器除外)等，注冊(cè)人為上海交通大學(xué)，注冊(cè)有效期限為2010年1月21日至2020年1月20日。

上海交通大學(xué)不服，向法院提起訴訟。

審 判

一審法院經(jīng)審理認(rèn)為，“交大法學(xué)”指定使用在第16類印刷品、印刷出版物、教學(xué)材料(儀器除外)等商品上具有顯著特征，并便于識(shí)別，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)認(rèn)定事實(shí)有誤，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)予撤銷。依照《中華人民共和國行政訴訟法》第七十條第(二)項(xiàng)的規(guī)定，一審法院判決撤銷商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)被訴決定，并判令其就申請(qǐng)商標(biāo)重新作出決定。

一審判決作出后，雙方當(dāng)事人均未提起上訴，一審判決已經(jīng)生效。

評(píng) 析

本案涉及《商標(biāo)法》第十條第一款第(七)項(xiàng)以及第十一條第一款第(二)項(xiàng)。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)根據(jù)不同的商品內(nèi)容，認(rèn)為部分商品屬于第十條第一款第(七)項(xiàng)規(guī)定的不得作為商標(biāo)使用的情形，部分商品屬于缺乏顯著性而不得予以注冊(cè)的情形。本案的特殊之處在于，申請(qǐng)商標(biāo)“交大法學(xué)”同時(shí)也是雜志的名稱，由此引發(fā)的問題是：雜志名稱是否可以注冊(cè)為商標(biāo)?

一、申請(qǐng)商標(biāo)是否構(gòu)成《商標(biāo)法》第十條第一款第(七)項(xiàng)的情形

《商標(biāo)法》第十條第一款第(七)項(xiàng)規(guī)定的是“帶有欺騙性，容易使公眾對(duì)商品的質(zhì)量等特點(diǎn)或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認(rèn)的”的標(biāo)志不得作為商標(biāo)使用。該條規(guī)定系商標(biāo)拒絕注冊(cè)的絕對(duì)事由，規(guī)定的是標(biāo)志本身或者其構(gòu)成要素具有欺騙性，容易使相關(guān)公眾對(duì)商品的產(chǎn)地、內(nèi)容、質(zhì)量、品質(zhì)等產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的情形。帶有欺騙性的標(biāo)志以虛假信息掩蓋了商品的真實(shí)情況，其申請(qǐng)注冊(cè)行為在主觀上具有惡意。本案中，從標(biāo)志本身來看，雖然我國存在多所以“交通大學(xué)”命名的高校，如西安交通大學(xué)、北京交通大學(xué)等，“交大”不能直接對(duì)應(yīng)上海交通大學(xué)，但“交大”亦來自“上海交通大學(xué)”的學(xué)校名稱，且“交大”為上海交通大學(xué)的注冊(cè)商標(biāo)，申請(qǐng)人上海交通大學(xué)主觀上并無與其他“交通大學(xué)”混淆的故意，相關(guān)公眾對(duì)商品的來源不會(huì)產(chǎn)生誤認(rèn)。從申請(qǐng)商標(biāo)的實(shí)際使用來看，“交大法學(xué)”亦是使用在法學(xué)類雜志期刊上，相關(guān)公眾對(duì)商品的內(nèi)容也不會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。故該標(biāo)志在指定商品上的使用在客觀上不會(huì)使相關(guān)公眾對(duì)商品的來源和內(nèi)容產(chǎn)生誤認(rèn)，該標(biāo)志不屬于《商標(biāo)法》第十條第一款第(七)項(xiàng)規(guī)定的情形，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)適用該條法律屬于法律適用不當(dāng)。

二、申請(qǐng)商標(biāo)是否構(gòu)成第十一條第一款第(二)項(xiàng)的情形

《商標(biāo)法》第十一條第一款第(二)項(xiàng)規(guī)定的是“僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的”的標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊(cè)。符合該項(xiàng)情形的標(biāo)志因?yàn)槿菀妆蛔R(shí)別為對(duì)商品特征的描述，而不是識(shí)別為具有區(qū)分意義的商標(biāo)，不具有顯著特征，故不得作為商標(biāo)注冊(cè)。本案中，“交大”是高校名稱的簡稱，“法學(xué)”亦是常見學(xué)科，從“交大法學(xué)”四個(gè)字本身來說，使用在小冊(cè)子、印刷品、書籍、印刷出版物、雜志(期刊)、書籍封皮、教學(xué)材料(儀器除外)等商品上，易被相關(guān)公眾識(shí)別為對(duì)商品內(nèi)容的描述，屬于描述性標(biāo)志。

描述性標(biāo)志能否注冊(cè)為商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)對(duì)標(biāo)志進(jìn)行綜合全面的考量?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第5條規(guī)定：“人民法院在審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)訴爭(zhēng)商標(biāo)指定使用商品的相關(guān)公眾的通常認(rèn)識(shí)，從整體上對(duì)商標(biāo)是否具有顯著特征進(jìn)行審查判斷。標(biāo)志中含有的描述性要素不影響商標(biāo)整體上具有顯著特征的，或者描述性標(biāo)志是以獨(dú)特方式進(jìn)行表現(xiàn)，相關(guān)公眾能夠以其識(shí)別商品來源的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其具有顯著特征?！惫拭枋鲂詷?biāo)志并非絕對(duì)屬于《商標(biāo)法》第十一條第一款第(二)項(xiàng)規(guī)定的不得作為商標(biāo)注冊(cè)的情形。本案中，基于以下兩點(diǎn)因素，法院經(jīng)審理認(rèn)為，申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)不應(yīng)當(dāng)機(jī)械適用《商標(biāo)法》第十一條第一款第(二)項(xiàng)所指之情形：一是申請(qǐng)商標(biāo)并非簡單的文字組合商標(biāo)，“交大法學(xué)”四字系江平教授的書法作品，在整體呈現(xiàn)方式上具有獨(dú)特性，增加了該標(biāo)志的固有顯著特征。二是“交大”作為上海交通大學(xué)在第16類印刷品、印刷出版物、教學(xué)材料(儀器除外)等商品上的注冊(cè)商標(biāo)，已經(jīng)和上海交通大學(xué)建立了較為穩(wěn)定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，相關(guān)公眾能夠識(shí)別商品的來源。故商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)僅從文字組成上判斷申請(qǐng)商標(biāo)構(gòu)成《商標(biāo)法》第十一條第一款第(二)項(xiàng)規(guī)定的情形，在法律適用上亦屬不當(dāng)。

《商標(biāo)法》第十一條第二款同時(shí)規(guī)定，經(jīng)過使用取得顯著特征并便于識(shí)別的上述類型的標(biāo)志(即《商標(biāo)法》第十一條第一款規(guī)定的固有顯著特征先天不足的標(biāo)志)，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。上海交通大學(xué)還主張申請(qǐng)商標(biāo)經(jīng)過長期使用，取得了顯著特征，可以識(shí)別并起到區(qū)分商品來源的作用。根據(jù)上海交通大學(xué)提交的使用證據(jù)，“交大法學(xué)”主要的使用方式是以期刊名稱進(jìn)行使用。本案中，期刊《交大法學(xué)》從創(chuàng)刊到正式發(fā)行，從紙質(zhì)期刊到電子期刊，不斷通過各種途徑增強(qiáng)《交大法學(xué)》的知名度，在涉及180余種期刊的相關(guān)排名中亦相對(duì)靠前，且與上海交通大學(xué)之間建立了較為緊密的聯(lián)系。申請(qǐng)商標(biāo)“交大法學(xué)”與期刊《交大法學(xué)》同名，使用在“教學(xué)材料(儀器除外)”、“雜志(期刊)”等商品上，相關(guān)公眾能夠識(shí)別其提供者即上海交通大學(xué)，亦不會(huì)與其他相同或類似商品的提供者產(chǎn)生混淆。同時(shí)，一般來說，教學(xué)類、期刊類相關(guān)公眾的專業(yè)性程度較高，注意力亦較高，對(duì)“交大法學(xué)”使用在本案指定的商品類別上并不容易導(dǎo)致混淆誤認(rèn)。因此，“交大法學(xué)”指定使用在第16類印刷品、印刷出版物、教學(xué)材料(儀器除外)等商品上具有顯著特征，并便于識(shí)別，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。

三、期刊名稱與商標(biāo)注冊(cè)之間的關(guān)系

本案延伸的問題是，出版物名稱可否注冊(cè)為商標(biāo)? 就這一問題， 有學(xué)者提出將出版物劃分為“非連續(xù)性出版物(monographs)”( 如單行本、叢書) 和“ 連續(xù)性出版物(ser ial s)”(如報(bào)紙、期刊)兩類，并認(rèn)為單行本書名實(shí)際上起到了對(duì)書籍內(nèi)容提示的作用，叢書名乃是對(duì)系列書籍共同特征的一個(gè)簡要概括。期刊或報(bào)紙的名稱可以在一定程度上折射出期刊或報(bào)紙的風(fēng)格，但并不能向讀者提示期刊或報(bào)紙中作品內(nèi)容的主題。

非連續(xù)出版物和連續(xù)出版物在功能上存在一定差異，在能夠注冊(cè)為商標(biāo)的問題上也存在差異。出版物名稱是否可注冊(cè)為商標(biāo)應(yīng)當(dāng)回歸到商標(biāo)法的本義，也即從顯著性的角度考察出版物的可注冊(cè)性。一是固有顯著性問題，如果出版物名稱屬于商標(biāo)法第十一條規(guī)定的“(一)僅有本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)的;(二)僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的; (三)其他缺乏顯著特征的”三種情形，屬于先天顯著性不足的情形，不能作為商標(biāo)注冊(cè)。二是作為“名稱”的出版物名稱和作為“商標(biāo)”的出版物名稱作用也是不同的。出版物名稱的主要目的在于簡要提示內(nèi)容，而商標(biāo)的意義則在于發(fā)揮區(qū)分出版物來源的功能。因此，出版物名稱和商標(biāo)在保護(hù)范圍上是不能等同的，出版物名稱不能當(dāng)然注冊(cè)為商標(biāo)。出版物名稱首先要面對(duì)的是上述顯著性的考察。非連續(xù)性出版物名稱因?yàn)榕c內(nèi)容存在密切關(guān)系，在顯著性問題上面臨的考察可能更為嚴(yán)格。

本案涉及的商標(biāo)是期刊名稱。本案既考慮了申請(qǐng)商標(biāo)本身具有一定的顯著特征，同時(shí)也考慮了申請(qǐng)商標(biāo)的實(shí)際使用狀況。申請(qǐng)商標(biāo)作為期刊名稱，進(jìn)行了連續(xù)性的使用，在使用上具有反復(fù)性和一貫性。正是這種連續(xù)性，讓期刊名稱和期刊的主辦單位建立了較為緊密的聯(lián)系，能夠發(fā)揮商標(biāo)所應(yīng)有的識(shí)別和區(qū)分作用，具有顯著特征，可以注冊(cè)為商標(biāo)。

文章標(biāo)簽:  商標(biāo)注冊(cè)