什么樣的使用才識(shí)商標(biāo)使用――兼評(píng)“OWEN”商標(biāo)糾紛案

來源：尚標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)    發(fā)布時(shí)間：2016-12-08 11:09:00　　瀏覽：3641

侵害商標(biāo)權(quán)的構(gòu)成以商標(biāo)使用行為的存在為先決條件，如果第三人對(duì)某符號(hào)的使用不屬于商標(biāo)意義上的使用，則侵害他人商標(biāo)權(quán)就無從談起。正確理解商標(biāo)使用的含義及其構(gòu)成要件，以及商標(biāo)使用的方式，是認(rèn)定侵害商標(biāo)權(quán)行為必須解決的首要問題。

一、商標(biāo)使用的含義

商標(biāo)是區(qū)分商品來源的符號(hào)，所謂商標(biāo)使用，是指將符號(hào)用于商業(yè)活動(dòng)中并起到區(qū)分商品來源的作用。其構(gòu)成要件有二：

(一)在商業(yè)中使用

商標(biāo)是商業(yè)或者交易活動(dòng)的產(chǎn)物，商標(biāo)使用的對(duì)象商品和服務(wù)都是用于交換的勞動(dòng)產(chǎn)品，只有以交易為目的或者在商業(yè)中使用(in the course Of trade)商標(biāo)才可能構(gòu)成商標(biāo)使用。社會(huì)公益性使用、家庭內(nèi)使用或者純屬個(gè)人愛好的使用均不屬于商業(yè)使用。

一個(gè)值得關(guān)注的問題是，在詞典或者百科全書中使用商標(biāo)是否構(gòu)成商業(yè)使用?嚴(yán)格地說，此種使用屬于詞條意義上的商業(yè)使用，不是商標(biāo)使用，但商標(biāo)出現(xiàn)在詞典或者百科全書上，增加了商標(biāo)被用作指代商品的可能性，商標(biāo)因此成為通用名稱而被撤銷注冊(cè)的幾率也相應(yīng)增加。因此，商標(biāo)所有人經(jīng)常希望有權(quán)控制此種使用。例如，“LINGUAPHONE”是英國格林風(fēng)學(xué)院有限公司使用在英語口語培訓(xùn)服務(wù)上的商標(biāo)，而我國《新英漢詞典》將其作為普通英語單詞收錄，并將其解釋為“靈格風(fēng)，靈格風(fēng)教授法(英國的一種運(yùn)用唱片進(jìn)行口語等訓(xùn)練的教學(xué)方法)”。林格風(fēng)學(xué)院有限公司于1995年在我國第 9類“錄制好的磁帶”等商品上申請(qǐng)注冊(cè)“LINGUAPHONE”商標(biāo)，商標(biāo)局根據(jù)《新英漢詞典》的解釋認(rèn)為其已成為通用的名稱，作商標(biāo)缺乏顯著性，并予以駁回。申請(qǐng)人對(duì)商標(biāo)局的駁回決定不服，提出駁回復(fù)審申請(qǐng)。后經(jīng)商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)審理認(rèn)為，“LINGUAPHONE”是申請(qǐng)人的公司名稱，也是世界權(quán)威性英語詞典未作收錄的獨(dú)創(chuàng)文字，而且“申請(qǐng)人所提供的證明表明該商標(biāo)已在數(shù)十個(gè)國家獲準(zhǔn)注冊(cè)，不屬于本商品通用名稱，具有商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征”。”對(duì)于此種詞典上使用他人商標(biāo)，英國1938年的商標(biāo)法明確規(guī)定不構(gòu)成商業(yè)使用，但 1994年商標(biāo)法對(duì)此未置可否，我國商標(biāo)法也無明文規(guī)定。

本文認(rèn)為，從保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)免于淡化為商品名稱的角度出發(fā)，應(yīng)當(dāng)比照《歐共體商標(biāo)條例》第10條做出如下規(guī)定：將他人商標(biāo)編入詞典、百科全書或者類似參考書的，商標(biāo)所有人有權(quán)要求編著者或出版社注明該詞匯是注冊(cè)商標(biāo)。

(二)在商標(biāo)意義上使用

侵害商標(biāo)權(quán)的構(gòu)成以符號(hào)被當(dāng)作商標(biāo)使用為決定性條件。雖然將符號(hào)使用于商業(yè)活動(dòng)中，但該符號(hào)沒有起到商標(biāo)的作用，則屬于符號(hào)使用，而非商標(biāo)使用。在徐州漢都實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司訴TCL集團(tuán)股份有限公司一案中，二審法院認(rèn)為被告在電視機(jī)促銷廣告宣傳中使用“千禧龍”文字，是將該文字作為敘述詞使用，而非商標(biāo)使用，屬正常使用，并未侵犯原告“千禧龍”商標(biāo)(核定使用商品包括電視機(jī))專用權(quán)。英國1938年商標(biāo)法明確規(guī)定，原告主張被告侵害商標(biāo)權(quán)的，必須證明被告使用標(biāo)記的行為屬于商標(biāo)使用，但1994年商標(biāo)法的規(guī)定并不明確，司法界對(duì)此存在爭議。”我國《商標(biāo)法》對(duì)此也沒有明確規(guī)定，但根據(jù)第 52條第(一)項(xiàng)的規(guī)定，“未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種或者類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的”，屬侵犯商標(biāo)專用權(quán)的行為。由此可見，侵害商標(biāo)權(quán)的行為必然是商標(biāo)使用行為，而非符號(hào)使用行為。根據(jù)《商標(biāo)法實(shí)施條例》第50條 規(guī)定，“在同一種或者類似商品上，將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的標(biāo)志作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導(dǎo)公眾的”，屬侵犯商標(biāo)專用權(quán)的行為。在此種情形 下，“標(biāo)志”雖然以“商品名稱”或者“商品裝潢”的形式出現(xiàn)，但實(shí)質(zhì)上已經(jīng)起到商標(biāo)的作用，才可能產(chǎn)生誤導(dǎo)公眾的后果。因此，本條中“標(biāo)志”的使用實(shí)際上 是商標(biāo)使用。

二、商標(biāo)使用的形式

我國《商標(biāo)法實(shí)施條例》第3條以列舉的方式規(guī)定了商標(biāo)使用的形式，主要包括：

(一)在商品、商品包裝或容器上使用商標(biāo)

在 商品、商品包裝或者容器上使用商標(biāo)，是指采用直接貼附、刻印、烙印或者編織等方式將商標(biāo)附著在商品、商品包裝或者容器上。所謂包裝，是指為識(shí)別商品以及方 便攜帶、儲(chǔ)運(yùn)而在商品上使用的輔助物，容器也屬于包裝的一種。例如，如制假者將飲料裝入瓶中，并貼上“可口可樂”標(biāo)簽；在襯衫上編織“鱷魚圖形”標(biāo)記。雖 未直接顯現(xiàn)于商品之上，但以載有商標(biāo)的卡片、標(biāo)簽等與商品連接起來，也屬于此類使用。”

在侵害商標(biāo)權(quán)的案件中，如果商標(biāo)只是附帶地出現(xiàn)在被告的商品之上，則不足以構(gòu)成在商品上使用商標(biāo)。例如，英國發(fā)生的 Trebor v．Football

Association一案中， 原告足球協(xié)會(huì)就“three-lion”標(biāo)志享有商標(biāo)權(quán)，被告糖果制造商Trebor在其用于出售的糖果的包裝上使用了足球運(yùn)動(dòng)員的照片。足球協(xié)會(huì)認(rèn)為，由于照片上某些足球運(yùn)動(dòng)員身穿英格蘭隊(duì)服，隊(duì)服上印有“three-lion”標(biāo)志，侵害了足球協(xié)會(huì)的商標(biāo)權(quán)。在駁回原告的訴訟請(qǐng)求時(shí)，Rattee法官解釋道：“無可爭辯的是，Trebor的使用該標(biāo)記不是真正意義上的‘使用’，在卡片中使用也當(dāng)然不是對(duì)標(biāo)記的使用”。Rattee法官還解釋道：“認(rèn)為Trebor將英格蘭足球隊(duì)標(biāo)記粘貼在卡片中并因此粘貼在商品上，從而構(gòu)成商標(biāo)法第10條 (4)(a)所規(guī)定的使用是不切實(shí)際的”。

(二)陳列、展覽時(shí)使用商標(biāo)

雖 然商標(biāo)在物理上不能貼附于商品之上，但如果以一定的方式使之與商品相聯(lián)系，足以使一般公眾認(rèn)為該商標(biāo)起到區(qū)分商品來源的作用，就已構(gòu)成商標(biāo)使用。例如，在 陳列、展覽商品時(shí)使用商標(biāo)；以特定商標(biāo)表示出售商品的場所或柜臺(tái)，但所售商品并非使用該商標(biāo)的正品或者所售商品的商標(biāo)與該商標(biāo)不符。此種商標(biāo)使用的目的在 于借用他人商標(biāo)推銷自己的產(chǎn)品，但并不將商標(biāo)直接貼附于商品之上。英國有學(xué)者稱此類使用為借用標(biāo)記 (useunderthesign)，并認(rèn)為只有當(dāng)被告在標(biāo)記和商品之間形成聯(lián)系的過程中發(fā)揮了直接和積極的作用時(shí)，才構(gòu)成借用標(biāo)記。如果聯(lián)系是偶然的或者附帶的，則不足以構(gòu)成借用標(biāo)記。例如，上述

Trebor V．Football Association——案的結(jié)論也受到了 “卡片中包含標(biāo)記不是被告行為的結(jié)果” 這一事實(shí)的影響。標(biāo)記的出現(xiàn)是因?yàn)樽闱蜻\(yùn)動(dòng)員在拍照時(shí)穿了英格蘭隊(duì)的隊(duì)服，并非被告行為的直接結(jié)果。在此種情形下，更為準(zhǔn)確地說，應(yīng)當(dāng)是出售商品附帶了標(biāo)記，而非借用標(biāo)記出售商品。

(三)在交易文書或者廣告宣傳中使用

在 交易文書等商業(yè)文件和廣告宣傳中使用商標(biāo)構(gòu)成商標(biāo)使用。所謂交易文書包括在合同書、商業(yè)信箋、信封、發(fā)票、價(jià)目表等。所謂廣告，是指通過一定的媒介和形式 直接或者間接地介紹自己所生產(chǎn)或者銷售的商品或者所提供的服務(wù)的一種形式，廣告媒介包括報(bào)刊、招貼等書面材料，也包括廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等視聽資料。

在廣告中使用他人商標(biāo)推銷自己的產(chǎn)品屬侵害商標(biāo)權(quán)，但在以幫助消費(fèi)者識(shí)別和選擇商品為目的的比較廣告中使用他人商標(biāo)是否構(gòu)成對(duì)商標(biāo)權(quán)的侵害?所謂比較廣告，是指將自己的商品或者服務(wù)在價(jià)格、質(zhì)量、使用期限等方面與他人商品或者服務(wù)相比較的廣告，廣告中通常用他人的商標(biāo)指代商品或者服務(wù)。英國1938年商標(biāo)法禁止比較廣告，其理論基礎(chǔ)在于比較廣告屬于利用他人商譽(yù)的“搭便車”行為。但有觀點(diǎn)認(rèn)為比較廣告有利于消費(fèi)者增長知識(shí)、做出消費(fèi)選擇和促進(jìn)公平競爭，因此應(yīng)當(dāng)允許比較廣告。這一觀點(diǎn)在

1994年《英國商標(biāo)法》第10條(6)中得到了體現(xiàn)，這一條款被稱為英國“土生土長”的條款(‘home-grown’ provision)。根據(jù)該條款的規(guī)定， (商標(biāo)權(quán)人)不 得禁止他人以識(shí)別注冊(cè)商標(biāo)所有人或者許可人的商品或者服務(wù)為目的而使用其注冊(cè)商標(biāo)的行為。但是，此種使用必須符合誠實(shí)的工商業(yè)習(xí)慣，如果缺乏正當(dāng)理由并且 會(huì)不公平地利用或者損害該注冊(cè)商標(biāo)的顯著性或聲譽(yù)，仍構(gòu)成對(duì)商標(biāo)權(quán)的侵害。但也有觀點(diǎn)認(rèn)為，任何比較廣告都難以符合誠實(shí)的工商業(yè)習(xí)慣，因?yàn)閺V告

人不可避免地選擇一些對(duì)自己有利的內(nèi)容進(jìn)行宣傳。”’

三、對(duì)“OWEN”商標(biāo)權(quán)

糾紛案的簡要評(píng)析

(一)基本案情

原告：韓某

被告：安徽古并賽特購物有限責(zé)任公司(以下稱為古井賽特公司)

被告：合肥百盛逍遙廣場有限公司(以下稱為百盛公司)

被告：廣州白云山運(yùn)動(dòng)服裝有限公司(以下稱為白云山公司)

原告韓某以“合肥市中市區(qū)忘我靚你服飾工作室”的名義獲準(zhǔn)注冊(cè)“OWEN”商標(biāo)，核定使用商品為第25類的“服裝”等。原告發(fā)現(xiàn)被告古并賽特公司、百盛公司的商場銷售由被告白云山公司生產(chǎn)的印有“OWEnl0”字樣的服裝。原告以三被告侵犯其“OWEN”商標(biāo)權(quán)為由訴諸法院。另查明：白云山公司生產(chǎn)的服裝正面印有烏姆布羅公司注冊(cè)的“茵寶”商標(biāo)圖案，背面印有“

OWEnl0”，字體為印刷體，英文與數(shù)字合并使用，“10”在整個(gè)圖案中比例達(dá)到五分之四。在產(chǎn)品的廣告宣傳材料中均使用英國足球運(yùn)動(dòng)員歐文身穿10號(hào)球衣的圖片。

(二)點(diǎn)評(píng)

本案的焦點(diǎn)在于被告白云山公司對(duì)“OWEN”字樣(符號(hào))的使用是否屬于商標(biāo)使用?若屬于商標(biāo)使用，構(gòu)成對(duì)原告商標(biāo)權(quán)的侵犯；反之，則不構(gòu)成侵犯原告商標(biāo)權(quán)。

1、就使用行為形式而言。被告白云山公司在服裝產(chǎn)品上印有“OWEN”字樣，可能屬于在商品上使用“商標(biāo)”。

2、就使用行為目的而言。被告白云山公司以服裝產(chǎn)品的銷售為目的使用了“OWEN”字樣，顯然屬于商業(yè)使用，這是無可爭議的。

3、就使用行為性質(zhì)而言。在服裝尤其是運(yùn)動(dòng)服裝上印有運(yùn)動(dòng)員姓名及常用球衣號(hào)碼屬于行業(yè)慣例，也是運(yùn)動(dòng)員個(gè)人形象用于商業(yè)推廣的重要形式之一。原告白云山公司的服裝雖然有“OWEN”字樣，但消費(fèi)者通常會(huì)將其與英國著名球星歐文相聯(lián)系，“OWEN”字樣的功能是通過歐文的個(gè)人形象做廣告宣傳，而非識(shí)別商品來源的符號(hào)。在被告白云山公司的服裝上起識(shí)別商品來源作用即商標(biāo)作用的是“茵寶”。正如一審法院所指出的，“被告白云山公司在其產(chǎn)品的顯著位置標(biāo)明了經(jīng)許可使用的知名晶牌‘茵寶’的圖形商標(biāo)。在使用‘OWEN’時(shí)與數(shù)字10組合使用且數(shù)字10在整個(gè)圖案中所占比例達(dá)五分之四。同時(shí)在其產(chǎn)品的廣告宣傳單中，使用的是英國足球運(yùn)動(dòng)員歐文的個(gè)人形象。故白云山公司在其生產(chǎn)的商品中使用‘OWEN’的字母組合，利用的是英國足球運(yùn)動(dòng)員歐文在消費(fèi)者中的影響力， 而非原告的商標(biāo)‘OWEN’。簡言之，被告白云山公司對(duì)“OWEN”字樣的使用不屬于商標(biāo)使用。一審法院駁回原告的訴訟請(qǐng)求，無疑是正確的。

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